Para los abogados que nos dedicamos a la protección y gestión legal de las marcas, lograr que se declare la notoriedad de una marca de cualquiera de nuestros clientes siempre es un hito de éxito; pero para mí, la declaración de la notoriedad de la marca BABYLISS es especial porque mi equipo y yo decidimos pensar fuera de la caja, recorrer otros caminos y lograr la protección de una de las marcas más importantes de la multinacional de productos para el cuidado y belleza personal, Conair.
Teníamos que proteger la marca BABYLISS ante lo que era un evidente intento de hacer un uso parasitario de la marca mediante el registro y la posterior consolidación del derecho al uso de la marca BELLALISS, que en apariencia no era confundible y donde una simple oposición por confusión no impediría su registro.
¿Cómo empezó todo? Se determinó que se había presentado el registro de la marca BELLALISS para identificar productos y aparatos para el pelo en las clases 3, 08 y 11. BELLALISS es una expresión que, en principio, no es confundible con la marca BABYLISS, al estar formada por palabras con contenido conceptual BELLA y LISS, de uso común en la configuración de marcas de belleza relacionadas con el cuidado del cabello. Por ello, existía un alto riesgo de que una oposición al registro de esa marca no prosperara.
Se supo, además, que esa misma marca, BELLALISS, está registrada en Venezuela y se usa de forma masiva en ese país para identificar productos para el cuidado de la belleza, de una forma tal que existía una imitación sistemática de las imágenes, empaques y productos de la línea de productos BABYLISS. Y, como cereza del pastel, el ahora solicitante en Colombia había sido gestor de la empresa venezolana dueña del registro de BELLALISS.
Se sugirió al cliente presentar la oposición y en ella buscar la declaración de notoriedad de la marca BABYLISS en Colombia. Queríamos que el examinador fuera más riguroso a la hora de valorar la confusión, ello aunado a los indicios de uso parasitario que se podría presentar de la marca a la luz de lo que se hacía en Venezuela. Quizás ello le quitaría ese dejo de debilidad que pudiera tener la marca BABYLISS frente a BELLALISS.
Pero la declaración de notoriedad no es una cuestión sencilla. La consecución y legalización de las pruebas es un trabajo dispendioso, que toma tiempo en su organización y valoración. Ello es aún más difícil cuando el titular no tiene sede en el país y las áreas de mercadeo son inmensas y están abarrotadas de trabajo por atender la presencia de sus marcas en más de 150 países en el mundo, todo ello sumado a que contábamos con un plazo limitado para aportar las pruebas. ¿Entonces qué hacer? Buscamos nosotros mismos, como oficina, las pruebas. El cliente sólo dio el sí a la oposición, todo lo demás quedaba en nuestras manos. Ah, además, había un presupuesto restringido.
Las encuestas, estudios de top of mind o posicionamiento en el terreno estaban descartados. No había ni tiempo ni presupuesto. Sólo teníamos el volumen de ventas de la información que nos daban los distribuidores. Pero, ¿cómo demostrar qué porcentaje de ventas representaban frente al mercado global y en qué posición de preferencia está la marca frente a las competidoras? ¿Cuáles son las marcas competidoras en el país? Ni yo ni ninguno de nuestros abogados conocíamos ese mercado. La respuesta, como parece ser siempre hoy: recurramos a la tecnología y las inmensas bases de datos públicas y gratuitas que nos ofrece internet.
Lo primero fue usar la herramienta Google Trends https://trends.google.es/trends/. Siendo Google el buscador más usado en Colombia, la herramienta nos indicó cuáles marcas eran las que más apariciones tenían al buscar los productos del mercado relevante (secadores, planchas y pinzas). BABYLISS estaba entre las segunda y tercera marcas más buscadas de todo el universo de más de 50 marcas, en los últimos cinco años, dentro del territorio colombiano.
Además, se hizo el mismo ejercicio en las tres Marketplace más usadas en Colombia: Amazon, MercadoLibre y Éxito, arrojando el mismo resultado. La marca BABYLISS estaba dentro de las tres marcas con más apariciones en esas plataformas, al momento de buscar los productos que identifica.
A lo anterior se sumó una indagación en las bases de datos públicas de la Dirección de Impuestos de Colombia, DIAN, bajo la partida arancelaria de los productos objeto de estudio, para determinar cuáles eran las marcas más importadas y cuáles los mayores distribuidores. Como resultado de ello se estableció que más del 25% de los productos importados en la partida arancelaria correspondiente eran de la marca BABYLISS.
Toda esa información, de carácter público, fue avalada, para el caso de reconocimiento en el mundo virtual, por una agencia de medios y, por otro lado, por una central de información aduanera, certificaciones que tuvieron un costo muy inferior a lo que costaría un estudio de mercadeo de posicionamiento de marca.
A todo ello se sumó una certificación de ventas de los últimos años y el listado de registros de la marca BABYLISS a nivel mundial obtenido de la base de datos pública de la OMPI. Eso fue suficiente para que la Superintendencia de Industria y Comercio declarara la notoriedad de la marca BABYLISS y decidiera negar el registro de la marca BELLALISS, en las clases 03, 08 y 11 (Resolución No. 12589 del 14 de marzo de 2023). El solicitante apeló, pero la Superintendencia confirmó en todas sus partes la decisión (Resolución No. 37128 del pasado 4 de julio de 2023).
Destaca de la decisión que la Oficina de Marcas reconoce que las marcas BABYLISS y BELLALISS no son confundibles. Sin embargo, tras valorar la notoriedad, determina que podría producirse una dilución del poder distintivo de la marca BABYLISS por el uso de la marca BELLALISS, deduciendo una confusión que solo proviene de la notoriedad. Fue, entonces, esencial la declaración de notoriedad para identificar una confusión que no era evidente a simple vista.
La notoriedad que se destaca no resultó de estudios de mercado tradicionales, sino de la realidad que debemos enfrentar hoy. Esta es una realidad que muestra el marketing digital, mucho más fidedigno que lo que nos revelan las tradicionales entrevistas y encuestas de mercadeo. Estas últimas a menudo vienen con sesgos y errores de recopilación, y su siempre cuestionable parcialidad por ser proporcionadas y pagadas por quienes desean beneficiarse de ellas.
Asimismo, se destaca que la decisión reconoció que existían indicios razonables para determinar que con el registro de la marca se podrían llevar a cabo o facilitar actos de competencia desleal en el mercado analizado. Por lo tanto, se aplicó la causa de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486, que permite negar las solicitudes de registro de marcas que cumplan con tales condiciones.
Pensando fuera de la caja, buscando pruebas donde tradicionalmente no se hacía, apoyándonos en las herramientas de información pública y los algoritmos de inteligencia artificial de segmentación de mercados que usan las plataformas de venta, cumplimos los objetivos planteados. Logramos un mercado más transparente para todos y un cliente satisfecho, sin afectar su presupuesto de marketing para el resto del año.
JUAN CARLOS TORRES IBARRA
Agosto de 2023
Abogado especialista en Propiedad Intelectual jctorres@buriticaabogados.com
